Le registraire a donné un avis en vertu de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce à Scott Paper lui demandant de prouver qu'elle avait employé la marque de commerce VANITY au Canada au cours des trois années précédentes.

Non seulement la preuve déposée par Scott Paper n'a pas démontré d'emploi de cette marque de commerce au cours des trois années précédentes, mais elle a établi que la marque n'avait pas été utilisée depuis 13 ans, sans toutefois qu'en soit fourni le motif. Scott Paper a préféré présenter en preuve qu'elle comptait employer la marque à nouveau avant de recevoir l'avis du registraire et que, depuis, la marque était effectivement réutilisée.

Bien qu'il ait été établi (i) qu'il y avait eu défaut d'emploi délibéré au cours des 13 dernières années et (ii) qu'aucun motif du défaut d'emploi n'avait été fourni, le registraire n'a pas ordonné la radiation de l'enregistrement. L'agent d'audience principal a décidé de maintenir l'enregistrement de la marque de commerce VANITY car, même s'il n'y avait aucune preuve d'emploi de la marque au cours des 13 dernières années, Scott Paper avait prouvé qu'elle avait recommencé à l'employer. L'agent d'audience principal a jugé que l'intention d'employer à nouveau la marque constituait une circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi.

Smart & Biggar a interjeté appel auprès de la Cour fédérale. Celle-ci a cassé la décision de l'agent d'audience principal et ordonné la radiation de la marque de commerce. Scott Paper a alors interjeté appel auprès de la CAF. La CAF a confirmé la décision de la Cour fédérale car elle a estimé que le défaut d'emploi délibéré d'une marque de commerce ne peut se justifier par l'intention du propriétaire inscrit de l'utiliser dans un avenir rapproché.

En confirmant la décision de la Cour fédérale, la CAF a précisé le droit quant aux circonstances spéciales pouvant justifier le défaut d'emploi en vertu du paragraphe 45(3) de la Loi sur les marques de commerce. La CAF a indiqué que la jurisprudence avait évolué de sorte que le projet d'utilisation d'une marque peut être considéré comme une circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi. Cependant, la Cour a réévalué la cause faisant autorité en la matière afin d'en analyser soigneusement l'argumentation et d'en dégager les quatre principes fondamentaux : (1) la règle générale est que le défaut d'emploi est sanctionné par la radiation; (2) on fait exception à la règle générale lorsque le défaut d'emploi est attribuable à des circonstances spéciales; (3) pour être spéciales, ces circonstances ne doivent pas se retrouver dans la plupart des cas de défaut d'emploi; (4) le défaut d'emploi doit être attribuable aux circonstances spéciales qui le justifient.

Selon la CAF, le quatrième facteur permettait de trancher l'appel. Comme les circonstances spéciales peuvent uniquement justifier le défaut d'emploi lorsqu'elles ont trait aux motifs réels de celui-ci, il s'ensuit que l'intention de recommencer à employer la marque ne saurait constituer des circonstances spéciales puisque elle n'a rien à voir avec les motifs justifiant le défaut d'emploi.

La CAF a souligné que l'agent d'audience principal avait invoqué des précédents où l'intention de recommencer à employer la marque pouvait être admise comme une circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi. Toutefois, la CAF a expressément infirmé ces précédents au motif qu'ils allaient à l'encontre du texte de la Loi sur les marques de commerce et de la cause Harris Knitting Mills, qui fait autorité.

La CAF s'est de plus déclarée en accord avec le juge de première instance lorsqu'il a posé la question suivante avant d'accueillir l'appel de la décision du registraire : « Imaginons un enfant qui fait l'école buissonnière depuis un mois et qui, lorsqu'on lui en demande la raison, explique qu'il ne peut justifier ses absences antérieures mais a sincèrement l'intention de retourner à l'école la semaine suivante. L'excuserait-on? » [Traduction]

La Cour fédérale et la CAF ont toutes deux statué clairement que la réponse était non.