Des modifications apportées aux modes de distribution d’un produit peuvent avoir une incidence sur les droits afférents aux marques de commerce de ce produit

1 juin 2016

Au Canada, comme dans la plupart des pays dans le monde, les marques de commerce qui ne sont pas employées en liaison avec les produits et services pour lesquels elles ont été enregistrées sont susceptibles de radiation. Il est d’ailleurs possible au Canada de demander la radiation sommaire d’une marque de commerce en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce. Cet article prévoit qu’une marque de commerce est susceptible de radiation si, sur demande du registraire des marques de commerce, son propriétaire ne peut prouver qu’elle a été employée au Canada au cours des trois années précédentes, dans la pratique normale du commerce et en lien avec les produits et services indiqués dans l’enregistrement. Le propriétaire peut éviter cette radiation uniquement s’il prouve que des circonstances particulières justifiaient le défaut d’emploi temporaire.

Les progrès technologiques révolutionnent la manière dont certains produits et services sont vendus aux consommateurs. Autrefois, des produits comme les livres, les enregistrements musicaux et les jeux d’ordinateur n’étaient vendus aux consommateurs que sous forme de biens tangibles. De nos jours, ces mêmes articles sont systématiquement offerts par voie électronique. Dans certains cas, le modèle opérationnel est passé de la distribution de produits à l’offre de services en ligne. Cependant, qu’advient-il des enregistrements de marques lorsque les changements technologiques ont pour effet de modifier la manière d’offrir en vente les produits et services aux consommateurs et le support sous lesquels ils sont offerts?

En février 2016, la Cour fédérale traitait précisément de cette question dans Specialty Software Inc. c. Bewatec Kommunikationstechnik GMBH. En 1992, Specialty Software Inc. (« Specialty ») a enregistré la marque de commerce MEDINET en liaison avec des produits, notamment des « logiciels ». À l’époque, le logiciel visé était distribué sous forme de bien tangible, soit sur des disques. Toutefois, pendant la durée de la procédure de radiation sommaire (novembre 2010 à novembre 2013), Specialty a présenté des preuves à la Cour fédérale confirmant que le logiciel avait été distribué selon le modèle SaaS. En effet, Specialty hébergeait ses logiciels sur ses propres serveurs et les rendaient accessibles aux clients qui en payaient l’accès. Ses clients n’avaient pas besoin de télécharger ou d’installer les logiciels.

La partie qui a intenté la procédure de radiation sommaire, Bewatec Kommunikationstechnik GmbH, a prétendu que la preuve de l’utilisation de la marque n’était pas suffisante pour la protéger de la radiation étant donné que Specialty ne distribuait plus des produits, mais offrait plutôt des services. La Cour fédérale a rejeté cette prétention en indiquant que, même si Specialty vendait auparavant ses logiciels sur des disques, lesquels étaient de toute évidence tangibles et faciles à reconnaître en tant que marchandises, dans les faits, elle vendait depuis toujours une licence d’utilisation des logiciels, soit un produit immatériel. En somme, Specialty ne vendait pas les logiciels proprement dits; elle vendait le droit d’obtenir un accès aux logiciels au moyen d’une licence. Les disques représentaient simplement le moyen par lequel s’effectuait le transfert des produits. Les véritables produits étaient et demeurent les licences, qui continuent à être vendus selon un abonnement annuel.

Par conséquent, la Cour fédérale a refusé de radier l’enregistrement de la marque de 1992 pour le motif de non-utilisation. Ce raisonnement, s’il est confirmé, rassurera quelque peu les propriétaires de logiciels protégeables par droit d’auteur dans la mesure où les logiciels étaient et continuent d’être distribués au moyen d’une licence. Toutefois, il n’est pas certain que cette décision s’appliquera facilement à d’autres produits dont le mode de distribution a changé en raison des nouvelles technologies. En outre, Bewatec a porté cette décision en appel devant la Cour d’appel fédérale le 21 mars 2016. Reste à savoir si le jugement sera maintenu.

À la lumière de ces incertitudes, il faut souligner l’approche plus directe adoptée par le Patent and Trademark Office des États-Unis (l’USPTO). L’USPTO a lancé un programme pilote pour permettre que les énoncés de produits et services figurant dans l’enregistrement d’une marque soient modifiés afin de tenir compte des progrès technologiques. Selon l’USPTO, pour être approuvée, une modification doit être nécessaire et attribuable aux changements apportés au mode ou au support de distribution du produit ou service du déposant en raison des progrès technologiques.

La durée du projet pilote dépendra du nombre de demandes reçues. À la fin du projet pilote, l’USPTO décidera s’il autorise définitivement les modifications demandées ou s’il publiera des lignes directrices modifiées. L’USPTO s’est engagé à publier toutes les modifications proposées. Depuis le lancement du projet, 18 propositions de modifications ont été inscrites.

L’USPTO a fixé des exigences applicables aux demandes, notamment celle voulant qu’elles doivent avoir pour but de remplacer une ancienne désignation des produits et services par une désignation reflétant la forme évoluée de ceux-ci. En outre, l’USPTO a fourni une liste non exhaustive de modifications « acceptables » et « non acceptables ». Les modifications acceptables comprennent les suivantes :

  • Les disques de musique, classe internationale 9, remplacés par des enregistrements musicaux, classe internationale 9;
  • Les disquettes d’ordinateur pour le traitement de texte, classe internationale 9, remplacées par l’offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de texte, classe internationale 42;
  • Les livres imprimés sur l’histoire de l’art, classe internationale 16, remplacés par les livres électroniques téléchargeables sur l’histoire de l’art, classe internationale 9.

Les modifications non acceptables comprennent les suivantes :

  • Les logiciels téléchargeables utilisés comme chiffriers dans le domaine de la comptabilité, classe internationale 9, remplacés par l’offre de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés comme chiffriers dans le domaine de la gestion des affaires, classe internationale 42;
  • Les disques de musique, classe internationale 9, remplacés par la diffusion de musique en continu, classe internationale 38;
  • Les cassettes et cartouches de jeux vidéo, classe internationale 9, remplacées par les disques et cartouches de jeux vidéo, classe internationale 9.

Les propriétaires de marques de commerce déposées aux États-Unis devraient lire l’énoncé des produits et services qui se rattache à leurs marques et décider s’ils doivent ou non déposer une demande dans le cadre du projet pilote de l’USPTO. En attendant que l’Office de la propriété intellectuelle du Canada adopte une approche proactive semblable, les propriétaires de marques de commerce déposées au Canada devraient revoir leurs enregistrements et examiner la possibilité de déposer de nouvelles demandes pour couvrir les modes de distribution actuels de leurs produits et services.

MISE EN GARDE : Cette publication a pour but de donner des renseignements généraux sur des questions et des nouveautés d’ordre juridique à la date indiquée. Les renseignements en cause ne sont pas des avis juridiques et ne doivent pas être traités ni invoqués comme tels. Veuillez lire notre mise en garde dans son intégralité au www.stikeman.com/avis-juridique.

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